｜마흔 다섯번째 마당｜특허심판의 종류와 절차

제약사들이 요즘 부쩍 관심을 갖는 분야가 '특허'입니다.

특허, 특허권이란, 발명·실용신안·의장에 관하여 독점적·배타적으로 가지는 지배권을 말하는데요.

특허청에 출원해 심사를 거쳐 등록하면 출원 공고일부터 20년간 유지되죠.

그럼 제약 특허권은 의약품 발명으로 인한 시장 독점권일텐데요, 이번 뉴스 따라잡기 주제는 특허가 아니라 '#특허심판'에 관한 내용입니다.

발명보다 모방·복제에 익숙한 국내 제약사들은 특허청에 등록된 오리지널 제품의 특허권을 무효화해 같은 성분으로 만든 제네릭을 일찍 시장에 내놓기를 원합니다.

그래서 해당 약물특허의 가장 취약한 곳을 수집해 재판을 하는데요, 이때 벌이는 기본 절차가 바로 '특허심판'입니다.

특허심판과 특허침해소송은 성격이 좀 다른데요, 특허심판이 해당 지식재산권(특허, 상표 등)의 효력범위를 논한다면 특허침해소송은 주로 특허권자가 손해배상을 위해 제기합니다.

그래서 특허심판은 전문기관인 특허청 소속 특허심판원에서, 특허침해소송은 일반 법원에서 진행하죠.

이때 특허심판원의 특허심판은 1심에 해당합니다. 만일 특허심판원의 결정(심결)에 불복해, 항소할 경우 특허법원을 통해 심결취소소송을 진행하고요, 특허법원 결정에 불복할 경우에는 대법원에서 상고심을 합니다.

독자 여러분들이 가장 헛갈려하는 부분은 특허심판의 종류일텐데요.

당사자끼리의 분쟁을 해결하는 당사자계 심판 가운데는 '무효심판'과 '권리범위 확인심판'이 있습니다.

제약사끼리 분쟁을 예로 들면 무효심판은 제네릭사가 오리지널 제품의 등록특허가 무효라고 제기하는 것을 말합니다.

특허권이 무효가 되면 누구든지 자유롭게 제네릭약물을 제조·생산, 판매할 수 있죠.

그런데 제네릭사가 제기할 수 있는 것은 무효심판말고도 '권리범위 확인 심판'에도 있습니다.

권리범위 확인심판은 또 크게 두가지로 나뉘는데요, 오리지널사가 제기하는 '적극적 권리범위확인심판', 제네릭사가 청구하는 '소극적 권리범위확인심판'이 그것입니다.

적극적 권리범위확인심판은 제네릭사가 만든 제품이 내 특허권 범위에 속하니 이에 심결을 구하는 심판이고요, 소극적 권리범위확인심판은 제네릭사가 자신이 만든 제품이 오리지널 제품의 특허범위에 속하지 아니하다는 심결을 구하는 심판입니다.


어렵죠. 최근 결정이 내려진 특허심판을 통해 살펴보면요, 이해하기 쉬우실 겁니다.

먼저 적극적 권리범위확인심판의 예로 최근 오츠카제약이 제네릭사에게 제기한 정신병치료제 '아빌리파이'와 관련된 심판이 있습니다.

당시 오츠카는 제네릭사들이 만든 제품이 2022년 4월까지 유지되는 용도특허에 저촉된다며 심판을 구했고, 제네릭사들은 심판 중간에 오츠카의 의견을 따르기로 협의하죠.

이에 따라 제네릭사들은 물질특허가 끝나는 오는 3월 시장에 출시하더라도 용도특허에 해당되는 적응증(효능·효과), 예컨데 조증, 우울증, 뚜렛장애 등 용도로는 제품을 판매할 수 없게 됐습니다. 오로지 정신분열증에만 사용하도록 됐죠.

제네릭사가 구하는 소극적 권리범위확인심판의 최신 사례를 살펴볼까요.

아, 최근 동아에스티와 종근당이 B형간염치료제 '비리어드'의 특허권자인 길리어드를 상대로 청구한 심판이 소극적 권리범위확인심판에 해당합니다.

양사는 비리어드와 염이 다른 개량신약 물질을 도출한 것으로 알려졌는데요. 이 발명이 비리어드의 특허(발명명칭:클레오티드 유사 조성물 및 합성 방법)'에 저촉되지 않는다는 심판을 구해 최근 원하는 결과를 얻었습니다.

이번 심결로 동아에스티와 종근당은 비리어드의 재심사기간이 끝나는 2017년 시장 출시가 가능해죠, 2018년 특허종료후 시장 진입이 가능한 일반 제네릭보다 1년간의 시간을 벌었습니다.

자 여기까지는 이해되셨죠. 그러나 한가지 또 넘어야 할 산이 있습니다.

일반 법원에 판결에 해당되는 특허심판의 '심결'에도 여러 종류가 있습니다.

피청구인 청구를 받아들이지 않을 경우를 '기각심결'이라 하고요, 반대로 받아들인 경우는 '인용심결'이라 합니다.

그리고 자료가 부실해 보정명령을 했는데 충분치 않을 경우 심판장의 결정으로 청구를 각하하는 '결정각하', 부적법한 심판청구라고 판단해 각하하는 '심결각하'도 있습니다.

결정각하나 심결각하가 나오면 청구인에게는 좀 힘이 빠지겠죠.


자, 이제 특허심판 관련 기사에서 몇가지 중요한 포인트를 정리해볼까요. 먼저 무효심판은 쉬우니까 넘어가고, 권리범위확인 심판이 적극적인지, 소극적인지를 판단하셔야 합니다.

또 심결종류가 기각인지 인용인지를 보고, 각하심결이 기각과 다르다는 점 주목하세요. 기자들도 이 부분을 많이 혼돈합니다.

내년 허가-특허 연계제도가 시작되면 이러한 특허심판은 물밑듯이 쏟아져 나올 것입니다. 그럴때 우리나라만의 특허심판 제도를 알아두시면 훨씬 유용하겠죠. 주말 잘 보내십시오. 이상 친철한 기자였습니다.