중외제약, MSD 프로스카 특허분쟁 '승소'

• 특허법원, 선택발명 불인정..."명세서 기재 불충분"

중외제약과 한국MSD가 2년간 벌인 피나스테리드 특허분쟁은 ‘중외’ 승리로 결론났다.

12일 제일국제법률사무소에 따르면 특허법원 제4부(부장판사 최성준)은 한국MSD가 전립성 비대증치료제 피나스타정의 물질특허를 중외제약의 피나스타정이 침해했다며 제기한 ‘특허무효심판 심결취소송’에서 원고패소 판결을 내렸다.

이는 지난해 9월14일 특허심판원이 내린 “피나스테리드 화합물은 선택발명으로 신규성과 진보성이 인정된다”는 특허심판원의 심결을 뒤집은 것이다.

법원은 판결문에서 “피사스테리드 화합물은 선택발명으로서 발명의 상세한 설명과 효과의 기재가 불충분하여 명세서 기재요건을 충족하지 못하였으므로 특허심판원의 심결을 취소한다”고 밝혔다.

MSD는 특허침해금지 소송에서 “피나스테리드의 특허는 선택발명으로서 명세서 기재사항이 명확하며 인용발명에 대해 현저한 효과가 있다”고 주장해 왔다.

반면 중외제약은 “피나스테리드 특허는 이미 공지된 인용발명과 비교해 선택발명으로서의 명세서 기재사항이 불명하며 인용발명의 화합물과 효과를 비교할 때 신규성과 진보성을 인정받을 수 없다”고 반박했다.

특허침해금지 소송에서 승리함에 따라 중외제약은 피나스타정의 특허 존속기간 동안 제품판매에 대한 손해배상의 부담에서 벗고 마케팅 활동에 전력할 수 있게 됐다.

중외제약은 이번 승소와 관련 “이번 판결은 국내는 물론이고 세계적으로 피나스테리드에 대해 최초로 특허 무효를 입증한 사례”라며 “제네릭 개발에 있어서 장애요인있었던 선택발명의 요건을 보다 강화한 것”이라고 평가했다.

이번 소송을 승리로 이끈 제일국제법률사무소의 권영모 변호사는 “MSD의 피나스테리드 특허에 대해 특허법원에서 선택발명으로서의 명세서 기재사항에 대해 명확한 판단을 내린 것”이라면서 “MSD에서 불복하여 대법원에 상고한다 하더라도 승소할 수 없을 것”이라고 말했다.