그 이름 쓰지마세요…원개발사, 제네릭 차단에 주력

• 노바티스, 6개사 상대 상표권 소송...결과는 패소

노바티스 항고혈압약 <디오반>. 작년 11월 특허가 만료됨에 따라 제네릭이 일제히 출시됐다.

오리지널 의약품을 보유한 다국적 제약업체들이 국내 제약업체의 제네릭 진입을 막거나 늦추는데 주력하고 있다.

그동안 후속특허(에버그리닝) 등록 전략으로 독점권을 연장했던 외자사들이 이제는 제네릭 제품명을 문제 삼고 있다는 것이다.

블록버스터 고혈압약 ' 디오반'을 보유한 노바티스가 최근 국내 제약사를 상대로 상표권 소송을 벌인 예가 대표적.

노바티스는 신풍제약의 디오반 제네릭 '디발탄'이 상표 등록 후 3년간 사용하지 않았다는 점을 들어 취소 심판을 청구했으나, 재판부는 이를 받아들이지 않았다.

식약청 품목허가 절차를 밟느라 3년간 사용하지 못한 사유가 분명하다는 게 재판부의 판단이다. 노바티스는 신풍제약뿐만 아니라 한국유나이티드제약의 '디잔탄'도 같은 사유로 소송을 제기했다.

이번 판례가 갖는 의미는 식약청 품목허가를 진행하느라 상표권 사용을 못한 제약사를 구제했다는 데 있다. 이번에 승소한 신풍제약 말고도 다수의 국내 제약사들이 상표권 등록 후 품목허가까지 오랜 시간이 걸리는 예가 많기 때문이다.

신풍제약 소송 대리인으로 참여했던 안소영 변리사는 "이번 재판부의 판단으로 품목허가 절차 때문에 상표권을 사용하지 않은 제약사들의 법적 소명이 면제받게 됐다"고 평가했다.

노바티스는 두 제약사말고도 자사 제품명 '디오반'과 비슷하다는 이유로 삼일제약(디오텐), 유한양행(디오살탄·코디오살탄), 대원제약(디오르탄), 일동제약(디오패스)에도 상표권 무효소송을 제기했다.

이 역시 재판부는 지난 8월 3일 두 음절이 비슷하다고 해서 제품명을 혼동할 사유가 부족하다며 노바티스의 청구를 기각했다.

노바티스뿐만 아니라 다른 다국적사들도 후속특허뿐 아니라 상표권을 통해 제네릭 진입을 차단하려하고 있다.

올해 특허가 만료된 ' 비아그라'의 화이자는 다수의 상표권을 선등록해 제네릭업체들의 이름짓기를 곤란하게 만들기도 한 것으로 알려졌다.

비아그라 제네릭업체 한 관계자는 "비아그라 같은 해피드럭들은 제품명을 일반인들에게 각인시켜야 수익을 기대할 수 있는데, 비슷한 제품명들이 여럿 등록한 상태여서 작명에 어려움을 겪었다"고 고백했다.

이같은 다국적사들의 상표권 관련 '공세적 방어 전략'은 앞으로 제네릭 진입을 막는 수단으로 이용될 가능성이 크다.

안 변리사는 "후속특허와 관련한 소송에서 오리지널사들의 패소 확률이 높다보니 상표권을 놓고도 법적 대응을 통해 제네릭 진입을 차단할 가능성은 충분하다"고 분석했다.