원료 확보·취하..제네릭사, 케이캡 특허분쟁 전략 고심

• 제네릭사, 결정형특허 항소심 일부 취하…'무정형 원료'에 집중
• 물질특허 분쟁 1심서는 HK이노엔 완승…제네릭사 항소 저울질

[데일리팜=김진구 기자] HK이노엔의 간판 제품 '케이캡(테고프라잔)'을 둘러싼 특허 분쟁이 새 국면을 맞이하고 있다.

제네릭사들의 1심 승리로 2라운드에 접어든 결정형특허 분쟁에선 일부 제네릭사가 소 취하를 결정했다. 다양한 제네릭 원료 가운데 '무정형 원료'에 집중해 특허 회피 도전을 이어가기 위한 전략으로 풀이된다.

물질특허 분쟁의 경우 오리지널사가 1심에서 연이어 승리를 거뒀다. 관심은 얼마나 많은 제네릭사가 1심 심결에 불복, 특허법원에 항소할지로 쏠린다.

제네릭사 결정형특허 도전 일부 자진 취하…'무정형 원료'에 선택과 집중

7일 제약업계에 따르면 삼천당제약을 비롯한 일부 제네릭사는 케이캡 결정형특허와 관련한 분쟁에서 최근 소 취하를 결정했다.

다만 이들이 소 취하로 결정형특허 회피 도전 자체를 포기하는 것은 아니다. 여러 소송이 동시다발로 진행 중인 가운데 일부의 중단을 결정한 것이다. 선택과 집중을 통해 2심에서의 승소 가능성을 높이려는 전략으로 풀이된다.

앞서 제네릭사들은 2036년 3월 만료되는 케이캡 결정형특허에 대규모로 소극적 권리범위확인 심판을 청구하 바 있다. 심판 청구 업체는 78곳에 달했다.

이들은 같은 특허에 각각 2~4건의 심판을 청구했다. 오리지널과는 다른 결정형 원료를 다수 확보해 케이캡 결정형특허를 회피한다는 게 제네릭사들의 전략이다.

이 과정에서 제네릭사들은 인도·중국의 원료의약품 업체로부터 무정형 원료 4개와 결정형B 원료 1개 등 다양한 결정형 원료를 확보했다.

특허심판원은 제네릭사들이 확보한 무정형 혹은 결정형B 형태의 물질이 오리지널 케이캡 특허의 권리범위를 침해하지 않는다고 판단했다. 결국 제네릭사들은 결정형특허 1심에서 승리했다.

1심에서 패배한 HK이노엔이 이에 불복, 지난 4월 특허법원에 항소했다. 이후 제네릭사들 중 일부가 결정형B 원료와 관련한 회피 도전에서 소 취하를 결정했다.

한 제약업계 관계자는 "여러 원료 가운데 불필요한 결정형B는 내려놓고 무정형 원료에 집중해 회피 도전 2심에 집중하려는 전략"이라고 말했다.

물질특허 분쟁서는 오리지널사 완승…제네릭사 항소 여부 관심↑

이와는 반대로 케이캡 물질특허 분쟁 1심에선 HK이노엔이 완승했다.

2031년 만료되는 이 특허에는 69개 업체가 소극적 권리범위확인 심판을 청구한 바 있다. 지난달 30일과 이달 4·5일에 연이어 1심 심결이 나왔다. 특허심판원은 오리지널사인 HK이노엔의 손을 들어줬다.

제약업계의 관심은 1심에서 패배한 제네릭사 중 얼마나 많은 업체가 항소를 통해 특허 도전을 이어갈지로 쏠린다.

물질특허는 공략이 매우 까다롭다. 물질특허에 대한 도전에서 제네릭사가 승리한 사례는 손에 꼽힐 정도로 적다. 케이캡의 연간 처방액이 1500억원에 달한다는 점에서 제네릭사들의 특허 도전이 매력적인 게 사실이지만, 그만큼 승소 가능성도 낮다. 물질특허에 도전한 69개 업체 중 6개 업체가 1심 심결 전에 심판을 자진 취하한 것도 분쟁 승리 가능성을 낮게 점쳤기 때문이라는 분석이다.

케이캡은 2031년 8월 만료되는 물질특허와 2036년 3월 만료되는 결정형특허 등 2개 특허가 식품의약품안전처 특허목록집에 등재돼 있다. 여기에 2036년 6월 만료되는 미등재 용도특허 1건이 있다. 제네릭사들은 3건의 특허에 전방위 도전 중이다.

케이캡은 2018년 7월 대한민국 제30호 신약으로 승인된 P-CAB계열의 위식도역류질환 치료제다. 기존 PPI 계열 제제보다 빠른 약효 등의 장점으로 지난해 1500억원 이상의 처방실적을 올렸다.