제네릭사 '케이캡' 특허분쟁 1심 승리…후발약 조기발매 성큼

• 제네릭사 59곳, 케이캡 결정형특허 회피 심판서 1심 승리
• 케이캡 제네릭 조기발매 파란불…물질특허·1심 불복 등 변수

케이캡 제품사진.

[데일리팜=김진구 기자] HK이노엔의 간판 제품인 ‘케이캡(테고프라잔)’에 대한 특허 도전에서 제네릭사 59곳이 승기를 잡았다.

역대 최대 규모로 진행 중인 이 분쟁에서 제네릭사들이 2건의 등재 특허 중 1건의 회피에 성공하면서 케이캡 제네릭 조기 발매에 파란불이 켜졌다는 분석이다.

4일 제약업계에 따르면 특허심판원은 최근 삼천당제약 등이 HK이노엔을 상대로 청구한 케이캡 결정형특허에 대한 소극적 권리범위확인 심판에서 ‘청구 성립’ 심결을 내렸다.

케이캡 특허 분쟁은 약 80개 제네릭사가 뛰어들며 역대 최대 규모로 전개되고 있다. 현재 케이캡으로 등재된 특허는 2건이다. 2036년 3월 만료되는 결정형특허와 2031년 8월 만료되는 물질특허다. 여기에 2036년 만료되는 미등재특허가 최소 4건 더 있다.

제네릭사들은 투 트랙으로 케이캡 특허에 도전 중이다. 결정형특허의 경우 소극적 권리범위확인 심판을 통한 회피 도전에, 물질특허의 경우 무효 심판을 통한 특허 무효화에 각각 나서고 있다.

이 가운데 결정형특허와 관련한 분쟁에서 1심 결론이 났다. 이 특허에 도전장을 낸 78개사 가운데 59개사가 승리했다.

최초로 심판을 청구한 삼천당제약을 비롯해 ▲건일바이오팜 ▲경동제약 ▲고려제약 ▲광동제약 ▲국제약품 ▲다산제약 ▲대우제약 ▲대한뉴팜 ▲대화제약 ▲더유제약 ▲동구바이오제약 ▲동국제약 ▲동화약품 ▲라이트팜텍 ▲메딕스제약 ▲명문제약 ▲바이넥스 ▲보령바이오파마 ▲부광약품 ▲비보존제약 ▲삼성제약 ▲삼아제약 ▲삼익제약 ▲삼일제약 ▲서울제약 ▲시어스제약 ▲신일제약 ▲씨엠지제약 ▲안국약품 ▲알리코제약 ▲알보젠코리아 ▲SK케미칼 ▲에이치엘비제약 ▲위더스제약 ▲유니메드제약 ▲일성신약 ▲일화 ▲JW신약 ▲JW중외제약 ▲진양제약 ▲초당약품공업 ▲케이에스제약 ▲코스맥스파마 ▲테라젠이텍스 ▲팜젠사이언스 ▲퍼슨 ▲한국비엔씨 ▲한국유나이티드제약 ▲한국파마 ▲한국프라임제약 ▲한국피엠지제약 ▲한국휴텍스제약 ▲한화제약 ▲화이트생명과학 ▲환인제약 ▲휴메딕스 ▲휴온스 ▲휴온스메디텍 등이다.

이들은 1심 승리를 통해 케이캡 제네릭 조기발매 가능성을 높였다. 현 상황대로 심결이 확정될 경우 특허도전 업체들은 물질특허가 만료되는 2031년 8월 이후 제네릭을 발매할 수 있다.

넥스팜코리아·신풍제약·아주약품·이든파마·한국파비스제약·한국팜비오제약·한미약품·제뉴원사이언스·제뉴파마 등은 아직 1심 심결을 받지 못했다. 다만 제약업계에선 다른 대부분의 업체들이 1심 승리를 거뒀다는 점에서 이들도 추후 1심에서 승리할 것이란 전망이 지배적이다.

케이캡 등재 특허 현황(자료 식품의약품안전처).

향후 케이캡 특허 분쟁의 변수는 두 가지로 좁혀진다.

하나는 결정형특허와 관련한 HK이노엔 측의 항소 여부다. HK이노엔이 1심 심결에 불복해 특허법원에 소송을 제기할 경우 이 분쟁은 장기화할 것으로 예상된다.

다른 하나는 제네릭사들이 별도로 청구한 물질특허 무효 심판의 결론이다. 특허도전 업체들이 결정형특허에 이어 물질특허까지 공략하는 데 성공할 경우 제네릭 조기발매 시점은 더욱 앞으로 당겨지게 된다. 다만 이땐 케이캡 미등재특허가 제네릭 실제 발매와 관련해 주요하게 작용할 것으로 예상된다.

다만 제네릭사들이 1심에서 승리하더라도 HK이노엔이 항소할 가능성이 크기 때문에 역대 최대 규모의 특허분쟁은 장기화가 불가피하다는 분석이다.

의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면 케이캡은 지난해 원외처방 시장에서 1582억원의 실적을 기록했다. 2022년 1321억원 대비 20% 증가했다. 케이캡은 2019년 발매됐다. 발매 직후부터 처방실적이 수직상승했다. 2021년엔 연간 처방액 1000억원을 돌파했고, 지난해엔 1500억원을 넘어섰다.

HK이노엔은 지난해까지 종근당과 케이캡을 공동으로 판매했다. 그러나 올해부터 종근당 대신 보령과 공동 판매에 나섰다. HK이노엔과 보령이 공동판매 계약을 체결한 뒤, 보령은 케이캡 특허분쟁에서 이탈했다. 반면 기존 계약 관계였던 종근당은 케이캡에 별도로 특허심판을 청구하지 않은 상태다.