"PMS 만료기간 등 특허도전 사전점검 필수"

• 무효심판보다 권리범위확인심판 검토가 우선

우선판매권 취득을 위해 특허도전을 할 때 PMS 만료기간 등을 고려해야 할 필요가 있다.

PMS가 만료 전 대법원 판결이 나올 경우 우선판매품목허가를 획득할 수 없기 때문이다.

22일 법부법인 율촌 윤경애 변리사는 법제학회 학술대회에서 이 같이 밝혔다.

윤 변리사는 "올해 제기된 특허심판이 약 1800건이 제기됐는데 이 중 PMS가 5년 이상 남은 제품도 있다"고 말했다.

식약처 가이드라인에 따르면 PMS가 만료되기 전 대법원에서 특허무효 판결이 확정되면 등재리스트에서 특허가 사라지게 된다.

이 경우 소송을 진행한 업체는 우선판매권을 획득할 수 없게 된다. 결국 너무 빠른 소송 전략이 독이 될 수도 있다는 얘기다.

윤 변리사는 심판 청구 전 다양한 사항을 고려할 필요가 있다고 제안했다.

주요 고려사항은 ▲추후 등재 가능성이 있는 특허출원 유무 확인 ▲해외 대응 특허 현황 참조적 검토 ▲2차 특허와 원천특허 관계점검 등이다.

그는 "특허회피 설계가 가능한 경우 가급적 권리범위확인심판을 우선 검토하고, 이것이 불가능한 경우 무효심판 방안을 검토하는 것이 좋다"고 강조했다.

이어 "특허도전 의약품을 선정할 경우 기업별로 주력 질병분야에서 향후 시장 파급력을 고려하는 것이 경제적 측면에서 효율적"이라고 덧붙였다.