"허가절차 중 제네릭 상표 불사용, 취소사유 안돼"

• 특허법원, ‘디발탄’ 상표분쟁 소송서 신풍제약 손 들어줘

신풍제약의 고혈압치료제 <디발탄>. 노바티스는 제품명이 자사 디오반과 비슷하다는 이유로 상표권 취소소송을 제기했으나 패소했다.

제네릭 상표를 먼저 등록했다 할지라도 식약청 허가절차로 인해 상표를 사용하지 못했다면 취소 사유가 되지 않는다는 법원 판결이 나왔다.

이번 판결은 오리지널사의 상표권 분쟁이 잇따르고 있는 가운데 품목허가를 진행하느라 상표권 사용을 하지 못한 제약사들이 구제받을 수 있다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

특허법원은 지난 18일 대형 고혈압치료제 디오반을 보유하고 있는 노바티스가 신풍제약의 제네릭 상표권인 디발탄(Divaltan)에 대해 제기한 상표 '불사용 취소' 심판에 대해 원고패소 판결을 내렸다.

식약청 품목허가를 받기 전에는 정상적인 거래가 불가능하기 때문에 품목허가 진행으로 말미암아 상표를 사용하지 못한 것은 취소사유가 될 수 없다는 1심 판결을 준용한 것이다.

'디발탄(Divaltan)' 상표는 2008년 9월 첫 등록됐지만 등록 이후 심판청구일까지 3년 동안 식약청 품목허가 절차가 완료되지 않아 상표를 사용할 수 없었다.

노바티스는 이와관련 3년이나 연속해서 등록된 상표를 사용하지 않는 것은 좋은 상표를 선점하고 정당한 이유없이 사용하지 않음으로서 진정한 사용의사를 가진 자들의 상표 선택권을 가로막는 것이라며 '불사용 취소 심판'을 청구한바 있다.

이에대해 특허심판원은 1심에서 신풍제약의 손을 들어줬다. 이에 불복해 노바티스는 항소했지만 특허법원도 동일한 판결을 내렸다.

특허법원측은 신풍제약이 상표 등록 이후 식약청으로부터 품목허가 절차를 진행하느라 상표를 사용하지 못한 것은 '법률에 의한 규제'에 의해 상표를 사용하지 못한 것이라는 입장을 밝혔다.

따라서 신풍제약 귀책사유에 의한 것이 아니기 때문에 상표 불사용에 정당한 이유가 성립돼 상표권이 취소되지 않는다고 밝혔다.

현재로서는 노바티스가 3심을 포기할 가능성이 높아 디오반 제네릭 상표권 분쟁은 이번 특허법원 판결을 끝으로 마무리될 것으로 관측된다.

이번 디오반 제네릭 상표권 분쟁은 식약청 품목허가 절차가 상표 불사용의 정당한 이유가 된다는 첫 번째 사례로 기록될 전망이다.

반면 신풍제약과 비슷한 사례였지만 미리 허가를 받았던 유나이티드 제약의 ‘디잔탄’의 경우 1심에서 패소하면서 상표권 등록이 취소된바 있다.

결국 허가절차 기간 중 상표권 불사용 부문에 대해서만 법원이 정당하다는 판결을 내린 것으로 분석된다.

한편 특허전문가들에 따르면 그동안 오리지널사의 후속 특허에 대한 무효심판과 특허권 침해사건이 주를 이뤄왔으나 최근들어 상표권 특허분쟁도 본격화되고 있다는 지적이다.