제네릭사, ‘자디앙듀오’ 미등재 특허 분쟁서도 1심 승리

• 종근당 등 14개사, 엠파글리플로진+메트포르민 용도특허 무효화
• 작년 말 자디앙 단일제 미등재특허 무효 심판서도 제네릭사 승리
• 엠파글리플로진+리나글립틴 미등재특허 분쟁서는 오리지널사 승

[데일리팜=김진구 기자] 종근당 등 14개 업체가 ‘자디앙듀오(엠파글리플로진+메트포르민)’ 미등재 특허 분쟁에서 승리 심결을 따냈다. 

작년 말 자디앙 단일제 미등재 특허 분쟁에서 승리한 뒤, 메트포르민 복합제 관련 분쟁에서도 승리하면서 제네릭 특허 리스크를 상당 부분 해소했다는 분석이다.

29일 제약업계에 따르면 특허심판원은 종근당 등이 베링거인겔하임을 상대로 청구한 자디앙듀오 용도특허 무효 심판에서 지난 28일 인용 심결을 내렸다. 이 심판에 참여한 제네릭사는 종근당 외에 제뉴파마, 팜젠사이언스, 동구바이오제약, 대한뉴팜, 동화약품, 영풍제약, 위더스제약, JW중외제약, 메디카코리아, 보령, 에이프로젠바이오로직스, 한국파마, 한미약품, 아주약품 등이다.

이 특허는 엠파글리플로진과 메트포르민 병용요법과 관련한 용도특허로, 2027년 11월 만료된다. 식품의약품안전처 특허목록집에는 등재되지 않았다.

베링거인겔하임은 자디앙과 관련해 2건의 등재 특허와 7건의 미등재 특허를 특허청에 등록해둔 상태다. 이 가운데 1건의 등재 특허는 제네릭사가 지난 2019년 회피했다. 이 심결을 근거로 특허도전 업체들은 제네릭 품목허가를 받았다. 이어 작년 10월 물질특허 만료 시점에 맞춰 제네릭을 발매했다.

다만 7건의 미등재특허가 자디앙 제네릭의 판매에 걸림돌로 작용하고 있다는 분석이다. 제품의 허가에는 영향을 끼치지 않지만, 미등재특허를 극복하지 않고 제품을 판매할 경우 특허침해 소지가 있기 때문이다.

베링거인겔하임의 자디앙 관련 미등재 특허는 ▲엠파글리플로진 단일제 용도특허 3건 ▲엠파글리플로진+메트포르민 용도특허와 제제특허 각 1건 ▲엠파글리플로진+리나글립틴 용도특허 1건 ▲엠파글리플로진+리나글립틴+메트포르민 3제 병용요법 용도특허 1건 등이다.

이 가운데 엠파글리플로진 단일제 용도특허 1건의 경우 작년 11월 제네릭사들이 무효화에 성공했다. 제뉴원사이언스, 종근당, 한국프라임제약, 보령, 휴온스가 승리 심결을 따냈다. 베링거인겔하임은 1심 패배 후 특허법원에 항소한 상태다.

제네릭사들은 자디앙 단일제 용도특허에 이어 메트포르민 복합제 용도특허까지 연이어 무효화하면서 제품 판매와 관련해 특허 리스크를 상당 부분 해소했다는 분석이 나온다.

다만 제네릭사들은 에스글리토(엠파글리플로진+리나글립틴) 미등재 용도특허 극복에는 실패한 상태다. 제뉴원사이언스, 보령, 동국제약, 메디카코리아, 에이프로젠바이오로직스, 한국프라임제약, 대화제약, 녹십자, 아주홀딩스 등이 에스글리토 특허에 무효 심판과 소극적 권리범위확인 심판을 청구했지만, 올해 2월과 3월 각각 기각 심결을 받았다.

이외에 자디앙 용도특허 2건과 자디앙듀오 제제특허 1건에 대한 심결은 아직 나오지 않았다.