염변경 전략 제동 2년…제약사들, 제제특허 집중공략

• '솔리페나신 판결' 후 신규 특허분쟁 104건…70%가 제제특허 회피
• "남은 전략 중 성공가능성 높아"…프로드럭 등 새 전략에도 관심↑

[데일리팜=김진구 기자] 2년여 전 대법원의 솔리페나신 판결로 '염변경 전략'이 더 이상 통하지 않게 되면서, 국내사들이 '제제특허'를 집중 공략하는 방식으로 전략을 선회한 것으로 관찰된다.

해당 판결 이후 지난 2년여간 새로 제기된 특허분쟁 10건 중 7건(70.1%)이 제제특허를 공략하는 방식으로 진행됐다는 분석이다.

◆신규 청구된 심판 10건 중 7건 '제제특허' 공략

대법원 솔리페나신 판결 이후 현재까지 청구된 특허심판 구분(자료 특허심판원)

19일 제약업계에 따르면 2019년 1월 17일 대법원이 이른바 '솔리페나신 판결'을 내린 이후, 이날까지 특허심판원에 새롭게 접수된 제약특허 심판은 104건에 이른다.

20개 성분의 26개 특허에 104건의 심판이 제기됐다. 이 가운데 73건이 제제특허를 회피(소극적 권리범위확인) 또는 극복(무효)하는 내용이었다.

가장 최근인 이달 13일까지는 대웅제약 등 8개 업체가 암젠의 건선치료제 '오테즐라정'의 제제특허에 소극적 권리범위확인 심판을 청구했다.

이에 앞서 올해 2월부터 7월까지 ▲보령제약 등 2개사가 세엘진의 '포말리스트캡슐'에 ▲태준제약 등 2개사가 노바티스의 '심브란자점안액'에 ▲대원제약 등 5개사가 종근당의 '에소듀오정'에 ▲대웅제약 등 2개사가 엘러간의 '벨카이라주'에 ▲JW생명과학 등 2개사가 '프리세덱스프리믹스주'에 각각 소극적 권리범위확인 심판을 청구했다. 모두 제제특허를 회피하는 내용이었다.

또, 지난해에는 대법원 판결 이후 ▲영진약품 등 6개사가 '펠루비정'에 ▲삼일제약 등 2개사가 '파제오점안액'에 ▲명인제약 등 2개사가 '미라펙스서방정'에 ▲한국콜마 등 13개사가 '올로스타정'에 ▲콜마파마 등 3개사가 '실로스탄CR정'에 대해 제제특허를 회피하는 내용의 소극적 권리범위확인 심판을 청구했다.

대법원 솔리페나신 판결 이후 현재까지 청구된 특허심판 목록(자료 특허심판원)

보다 적극적인 방식으로 제제특허를 공략하려는 시도도 확인된다. 지난해 11월 일양약품 등 10개사는 '페라미플루주'의 제제특허에 무효심판을 청구했고, 종근당도 지난해 1월 '디쿠아스에스점안액'의 제제특허를 무효심판 청구하며 특허극복을 시도 중이다.

제제특허가 아닌 나머지 사례로는 용도특허를 극복하려는 시도가 18건, 결정형특허를 극복하려는 시도가 12건, 조성물/용도특허를 극복하려는 시도가 1건이었다. 물질특허를 극복하려는 시도는 한 건도 확인되지 않는다.

◆염변경 대신 제제특허 회피…"제네릭사 출구전략"

대법원의 솔리페나신 판결 이후 제네릭사들의 특허전략이 재편되고 있다는 설명이다. 제약업계에선 그나마 성공가능성이 높은 제제특허 회피 전략으로 자구책을 찾고 있다는 분석을 내놓는다.

대법원 판결 전까지 염변경은 제네릭사들의 주요 특허공략 전략이었다. 주성분은 같지만 인체 흡수나 제제 안정성에 영향을 미치는 염이 다른 제품, 이른바 염변경 제품을 개발하며 오리지널 특허를 공략해왔다.

그러나 대법원이 2019년 1월 아스텔라스가 코아팜바이오를 상대로 상고한 특허권 침해금지 등 소송에서 파기환송을 선고하고, 이어 특허법원이 이 판결을 확정하면서 제네릭사들의 염변경 전략은 사실상 수명을 다했다.

제약업계에선 제네릭사들이 출구전략으로 그나마 성공가능성이 높은 제제특허 공략에 집중하고 있다는 분석을 내놓는다.

제제특허에 제기된 심판청구의 현 상황. 1심에서 패배한 사례는 한 건도 없다.(자료 특허심판원)

실제 제제특허에 제기된 73건의 심판 가운데, 아직 결론이 나지 않은 42건을 제외한 나머지 특허분쟁 대부분은 1심에서 제네릭사가 승리한 것으로 확인된다.

1심에서 제네릭사가 패배한 심결은 아직 한 건도 없으며, 제네릭사가 심판을 자진취하한 경우가 10건이다. 나머지 21건의 심판은 제네릭사의 승리로 돌아갔다.

한 제약업계 관계자는 "그전에도 제제특허를 공략하려는 시도가 없었던 것은 아니다. 그러나 제네릭사들의 주요 특허전략이었던 염변경 전략이 차단되면서 제제특허 회피의 비중이 높아졌다"며 "다른 특허에 비해 비교적 제제특허는 장벽이 낮다. 제네릭사들이 출구전략으로 제제특허 공략에 집중하는 것으로 보인다"고 말했다.

◆염변경 아닌 치환기변경…프로드럭 전략에 관심↑

이와 함께 새로운 특허극복 전략도 다양하게 시도 중이다. 동아에스티의 '프로(pro)드럭' 전략이 대표적이다.

다파글리플로진 화학구조. 여기서 일부 치환기를 변경하는 방식으로 동아에스티는 포시가 특허를 극복하는 데 성공했다.

동아에스티는 솔리페나신 판결 전인 2017년 SGLT-2억제제 계열 당뇨병치료제 '포시가'의 물질특허에 소극적 권리범위확인 심판을 제기했다.

이후 3년여를 끌어온 특허분쟁은 1심에서 동아에스티의 승리로 일단락됐다. 많은 제약사가 물질특허를 공략했지만, 유일하게 동아에스티만 회피에 성공했다.

동아에스티가 홀로 특허를 극복할 수 있었던 배경에는 프로드럭이라 불리는 기술이 있었다는 설명이다.

염 변경과 같은 듯 다른 전략이다. 원리만 놓고 보면 비슷하다. 일종의 개량신약이다. 물질의 '치환기'를 변경해 본래 물질과 조금 다르게 개량하는 식이다.

다만 염과 치환기는 차이가 크다. 염 변경의 경우 물질의 화학구조 자체는 바뀌지 않는다. 프로드럭은 화학구조가 일부 변경된다. 기술력에도 큰 차이가 있다. 염의 경우 단순 이온결합으로 변경이 가능하다. 프로드럭의 경우 공유결합이라는 더 까다로운 방식으로 치환기를 변경해야 한다. 성공가능성도 더 낮다.

현재 오리지널사인 아스트라제네카 측이 특허법원에 항소한 상태로, 만약 2심에서도 동아에스티가 승소한다면 염변경 전략이 차단된 이후 제네릭사들의 새로운 특허전략으로 부상할 가능성이 크다.

한 제약업계 관계자는 "기술적으로 더 까다롭긴 하지만, 프로드럭 개발에만 성공할 경우 염 변경보다는 특허장벽을 넘는 데 효과적일 것"이라며 "과거와 달리 염 변경 전략이 차단된 상황에서 최근 이 전략에 관심을 갖는 제약사가 많아졌다"고 말했다.